Rimon

陈 鹏

合伙人

(619) 607-3645

办公室:

圣地亚哥

专业领域和行业:

知识产权, 诉讼, 跨境服务

主要专业领域:

专利咨询和代理, 知识产权诉讼, 新兴企业, 生命科学, 跨国交易, 知识产权交易, 医疗设备专利许可风险投资和天使投资知识产权交易及尽职调查
Peng Chen

教育背景

哥伦比亚法学院法学博士 1997

约翰斯·霍普金斯大学博士 1993

北京师范大学理学士 1986

语言

  • 英语
  • 汉语

专业经验

陈鹏博士负责生物技术、制药和医疗诊断行业的客户,对这些客户在保护核心知识产权资产时面临的各种技术和法律挑战提供应对策略。陈博士的执业领域包括专利代理和咨询。他同时在专利诉讼、多方复审、再审、抵触审查、异议及专利许可等领域具有丰富经验。陈博士在2009-2018年期间连续被评为生物科学法、专利法和专利诉讼领域的全美最佳律师。陈博士在2018年被评选为圣地亚哥地区专利法领域年度最佳律师,并在2011-2015年期间被“钱伯斯环球”评选为中国知识产权方面的区域专家。

陈博士为大量客户提供整体专利布局的策划和管理,并就如何最大限度利用客户的专利地位及设计专利策略给出建议。曾代表客户为某项新颖的诊断检验获得美国专利保护,并建议该客户有针对性地设计产品以绕开第三方的专利。当第三方以起诉作为要挟时,陈博士与Morrison & Foerster (美富律师事务所)的其他律师共同合作,两次赢得地方法院认定不侵权的简易判决,并最终赢得联邦巡回法院的上诉 (General Atomics Diazyme Labs. Div. v. Axis-Shield ASA, 277 Fed. Appx. 1001, 2008 U.S. App. LEXIS 10235 (Fed. Cir. 2008))。

在团队其他律师的配合下,陈博士曾成功逆转一个认定侵权的简易判决,最终为该客户赢得地方法院陪审团做出的不侵权结论。在该案被发回地方法院重审时,陈博士向美国专利商标局就专利权人声称享有的权利要求提出再审请求。美国专利商标局再审委员会之后对涉案专利做出无效决定,联邦巡回法庭也维持再审委员会的决定(In re Swanson, 540 F.3d 1368; 2008 U.S. App. LEXIS 18928 (Fed. Cir. 2008))。

陈博士本科在校期间一直是优秀学生。陈律师在获得博士学位之后又在耶鲁大学医学院继续进行博士后研究。他在哥伦比亚法学院求学期间曾获得Harlan Fiske Stone奖。

在加入Rimon (睿盟)之前,陈博士自2000年起一直任职于Morrison & Foerster (美富律师事务所),且从2005年起成为美富律师事务所的合伙人。

代表案例

专利诉讼案例

Abbott Laboratories v. Syntron Bioresearch
曾成功逆转一个认定构成侵权的生物科技领域专利的简易判决,最终在Abbott Laboratories诉Syntron Bioresearch的检验设备侵犯Abbott两项侧流免疫测定专利技术的诉讼中,为Syntron Bioresearch赢得了陪审团裁决不侵权的结果。在Syntron聘请Morrison & Foerster (美富律师事务所)之前,法院已经做出认定Syntron侵权对Abbott有利的判决。我们成功说服法院重审此案,使得Syntron能够恢复审判。在3周的庭审之后,陪审团做出检验设备不构成对Abbott两项专利侵权的决定。在上诉阶段,除一项权利要求被排除之外,联邦法院维持了一审的所有判决。之后Syntro得以按照其最初提出的诉求与对方达成和解。

Abbott’的葡萄糖传感器专利
Abbott起诉DexCom的新产品——短期型嵌入式葡萄糖传感器使用了7项尚未被美国食品药物监督管理局批准许可的专利技术。在DexCom 计划上市该产品时,Abbott威胁要申请初步禁令。对此我们采用再审作为整体战略中的一部分,来对抗Abbott可能会申请的初步禁令。我们对Abbott的所有7项专利均提起再审请求。并全部得到了美国专利局的批准。因此法院中止诉讼等待再审的决定。当DexCom 在2006年上市改款葡萄糖传感器时,Abbott放弃了其申请初步禁令的请求。

Zyon的尿管采集专利
Zyon 起诉Acon侵犯其美国专利(专利号:6,805,837 (‘837 专利) 和 6,805,838 (‘838 专利).)。我们以重复授权为由请求对‘837和‘838专利进行再审。美国专利局根据重复授权宣告Zyon的专利权无效。

多方复审经验

Ancestry.com LLC v. DNA Genotek Inc.(代表DNA Genotek Inc. )

Obalon Therapeutics, Inc. v. POLYZEN, INC.(代表 Obalon Therapeutics, Inc.)

代表专利再审案件

美国专利(专利号5,418,141)
审查员驳回‘141号专利,声称其与其他对比文件相比不具有明显差别。成功说服审查员撤回所有不具有明显性的驳回理由。

美国专利(专利号6,689,566 B1)
在对专利‘566的再审中代表专利权人,解决了审查员提出的诸多驳回理由。

美国专利(专利号:5,073,484)
提出对专利‘484的部分权利要求进行再审。美国专利局再审委员会宣布专利权无效,联邦巡回法庭维持了再审委员会的决定。In re Swanson, 540 F.3d 1368; 2008 U.S. App. LEXIS 18928 (Fed. Cir. 2008).

美国专利(专利号:6,805,837 和6,805,838)
提出对专利‘837 和‘838是否存在重复授权进行再审。美国专利局再审委员会基于重复授权宣布专利权无效。

美国专利(专利号:6,030,790)
提出对专利‘790进行再审。审查员依据联邦巡回法庭的决定删除了一些之前授予的权利要求,且在再审公布结果前维持对其他权利要求的驳回。美国专利局再审委员会在2009年3月维持了审查员的驳回。

美国专利(专利号:6,485,982)
提出对专利‘982进行再审。美国专利局下令再审,且根据重复授权维持最终驳回决定,迫使专利权人不得不提交期末放弃声明。最终导致专利‘982实际缩短其专利有效期。

多项葡萄糖传感器专利
提出对诉讼中相关的7项葡萄糖传感器专利进行再审,均得到了美国专利局的批准。法院在再审公布结果前中止诉讼程序。

美国专利(专利号:6,794,410)
在专利‘410的再审中代表专利权人,解决了审查员提出的驳回理由。

美国专利(专利号:5,795, 587)
在专利‘587的再审中代表专利权人,解决了审查员提出的驳回理由。

代表性专利代理和咨询案例

准备、撰写和指导了800多例生物科学、制药和诊断学领域的美国和外国专利申请。

成功说服美国专利局授予一项已经申请长达10年之久的专利更宽范围的权利要求(美国专利(专利号6, 627, 610 B1 ))。

过去及近期演讲安排

  • 2017年4月9日研讨会:从实验室到商业,生物科学初创企业的专利策略,第1期SoCal台湾生物科学研讨会,加州圣地亚哥。
  • 2016年11月16日 2016年度Morrison & Foerster(美富律师事务所)研讨会: 知识产权法的最新发展,日本东京
  • 2015年9月26日,高级侧向层析课程,DCN诊断学及QIAGEN, 2016年12月10日,第11期SABPA太平洋论坛,加州圣地亚哥。
  • 2014年11月6日,在中国开展业务: 知识产权法的最新发展,21世纪中国课程,加州圣地亚哥。
  • 2014年9月15日,高级侧向层析课程,加州圣地亚哥。

关注更多演讲安排

  • 2013年11月5日,接触中国: 了解中小型企业,加州圣地亚哥
  • 2013年10月5日,个人化定制药品的知识产权保护带来的深层影响和在中美进行知识产权保护,第9届SABPA年度太平洋论坛,加州圣地亚哥
  • 2013年4月23日,“聚焦中国生命科学和生物科技,国际市场——中国企业现在迫切需要了解的,聚焦知识产权话题和对外投资”,美富律师事务所联合举办会议,中国北京
  • 2013年4月9日,“投资、并购和生物科技/制药领域的知识产权布局&交易国际会议”,美富律师事务所会议,台湾台北
  • 2013年3月28日,“利用中国来构建国际生物科技业务”,ChinaBio®旧金山行政研讨会,加州圣地亚哥
  • 2012年11月3日,“美国投资法案—机遇与挑战”,SABPA医疗设备和诊断学第二期论坛:病患关爱改善诊断学的进步,加州拉荷亚
  • 2012年10月4日,“成功法律职场路线图”,圣地亚哥中国律师协会,圣地亚哥泛亚洲律师,圣地亚哥菲律宾裔美国律师活动,加州圣地亚哥
  • 2011年5月24日,“了解中国日新月异的知识产权大环境”,中美制药业会议,宾夕法尼亚州费城
  • 2011年3月19日,“药品发展的新趋势”:联合诊断,SABPA 科技论坛,加州拉荷亚
  • 2010年11月3日,“药品-新药vs无厂家商标药”,ChinaBio 苏州投资者论坛,中国苏州
  • 2010年10月5日,“ 中国的专利采购和诉讼”,CALAsia,加州圣地亚哥
  • 2010年1月13日,“利用中国来构建国际生物科技业务”,ChinaBio®旧金山行政研讨会,加州圣地亚哥
  • 2009年4月10日,“在中国构建国际生物科技业务”,ChinaBio®行政研讨会,中国上海
  • 2009年11月7日,SABPA 第5届年度太平洋论坛,加州圣地亚哥

文章发表

  • 2008年9月:“联邦巡回法庭一致通过专利局决定”,Morrison & Foerster(美富律师事务所客户警示)
  • 2006年3月: “保护知识产权的专利法策略“,生物科技领域的趋势